Luật sư Nguyễn Thanh Hà - chủ tịch công ty luật TNHH SB Law, đã nhận lời mời phỏng vấn của phóng viên đài truyền hình Việt Nam - VTV2 để giải đáp các thắc mắc liên quan tới vấn đề "Tranh chấp giữa tên miền và nhãn hiệu".

 

Câu hỏi 1: Theo vụ việc, Công ty TNHH Mộc Mỹ là chủ thể đăng ký và sử dụng tên miền ebay.com.vn. Vậy, theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, việc đăng ký và sử dụng tên miền này của Công ty Mộc Mỹ trong khi nhãn hiệu “Ebay” của Công ty Ebay đã được bảo hộ tại Việt Nam có hợp pháp không, thưa Luật sư Nguyễn Thanh Hà?

Trả lời:

Tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”. Tên miền bao gồm:

a) Tên miền dùng các kí tự dựa trên cơ sở bảng mã ASCII, sau đây gọi là tên miền mã ASCII;

b) Tên miền dùng bảng chữ cái dựa trên cơ sở ngôn ngữ truyền thống của từng quốc gia, sau đây gọi là tên miền đa ngữ (IDN).

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet, đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ:

a) Các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này;

b) Các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Vụ tranh chấp này xảy ra tại thời điểm mà các quy định pháp luật của chúng ta còn tương đối “thiếu”. Mặc dù tại thời điểm hiện tại, hành lang pháp lý của chúng ta đã được củng cố hơn so với thời kỳ trước nhưng các quy định về đăng ký tên iền thực chất vẫn tập trung điều chỉnh về hình thức và thủ tục là chủ yếu.

Tên miền không thuộc đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ nhưng Điều 130 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Đồng thời, hiện tại đã có Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu xét quy định về tên miền “đăng ký trước được quyền sử dụng trước” thì công ty Mộc Mỹ có thể đăng ký tên miền này tuy nhiên xét quy định về sở hữu trí tuệ thì lại không hợp pháp và không sử dụng được.

Câu hỏi 2: Phải chăng, sự vênh của pháp luật về tên miền và Luật SHTT chính là nguyên nhân khiến cho các doanh nghiệp xảy ra tranh chấp về tên miền và nhãn hiệu hàng hóa, thưa Luật sư Nguyễn Thanh Hà?

Trả lời:

Tên miền và nhãn hiệu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau và được điều chỉnh bởi các luật khác nhau. Các công ty có xu hướng sử dụng tên miền giống với nhãn hiệu của mình để phục vụ cho việc nhận biết, tiếp cận và truy cập của đối tượng khách hàng được dễ dàng hơn.

Trong khi tên miền mang tính chất duy nhất, các đối tượng sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng lại đa dạng và hay trùng lặp giữa các quốc gia. Có rất nhiều tên miền được đăng ký vào mỗi ngày, chính vì vậy rất khó để quản lý. Đó cũng chính là lý do mặc dù eBay đã đăng ký 7 tên miền liên quan nhưng vẫn “bỏ sót” và dẫn tới tranh chấp với công ty Mộc Mỹ sau này.  

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã khuyến cáo rằng tên miền cấp hai dưới dạng .vn và cấp ba dưới dạng .com.vn là hay có tranh chấp nhất, và  VNNIC sẽ cấp tên miền cho những ai đăng ký trước.

Nguyên nhân khiến cho các doanh nghiệp xảy ra tranh chấp không chỉ là bởi độ vênh giữa các luật mà một phần còn bởi vì khâu thực thi luật pháp của chúng ta chưa chặt, chưa bao quát và các cơ quan công quyền chưa phối hợp với nhau hiệu quả. Mặc dù từ thời điểm xảy ra vụ tranh chấp trên đến hiện tại đã được một thời gian tương đối dài, song hệ thống pháp luật của ta vẫn chưa có quá nhiều thay đổi tiến bộ về mảng này.

Câu hỏi 3:  Vậy, khi xảy ra tranh chấp tên miền và nhãn hiệu hàng hóa, các bên cần làm gì, ứng xử như thế nào, theo Luật sư?

Trả lời:

Ở Việt Nam, nhãn hiệu là đối tượng điều chỉnh bởi Luật SHTT, do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, còn tên miền chịu sự điều chỉnh và quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hiện tại, giữa hai cơ quan này chưa có sự kết nối về cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc tra cứu chéo trước khi đăng ký. Tên miền không thuộc đối tượng của Luật SHTT và hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ mục đích tra cứu nhãn hiệu tại Cục SHTT không bao gồm dữ liệu liên quan đến các tên miền đã được nộp tại VNNIC.

Điều 16 Nghị định 72/2013/NĐ – CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định:

“1. Tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được giải quyết theo các hình thức sau đây:

a) Thông qua thương lượng, hòa giải;

b) Thông qua trọng tài;

c) Khởi kiện tại Tòa án.”

Theo đó, khi xảy ra tranh chấp tên miền và nhãn hiệu hàng hóa, các bên cần:

Thứ nhất, bên sở hữu nhãn hiệu gửi công văn đến bên sử dụng tên miền yêu cầu sửa đổi tên miền, tiến hành trao đổi, gặp gỡ và đàm phán cũng như thương lượng với nhau. Trường hợp các bên đạt được thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp, các bên sẽ tiến hành lập biên bản hòa giải và gửi cho nhà đăng ký tên miền liên quan hoặc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) để làm cơ sở xử lý tên miền tranh chấp.

Nếu việc thương lượng, hòa giải không thành hình thức thông qua trọng tài cũng khó thực hiện, muốn đem vụ việc ra giải quyết tại cơ quan trọng tài thì cần phải có sự chấp thuận của cả hai bên, cùng thống nhất giải quyết vụ việc thông qua con đường trọng tài. Đây là tranh chấp giữa hai bên có quyền và lợi ích đối lập nhau nên chủ thể quyền đối với nhãn hiệu khó có thể đạt được thỏa thuận trọng tài với bên đã đăng ký tên miền xung đột với quyền SHTT của mình để đưa vụ việc ra xử lý tại các trung tâm trọng tài.

Thứ hai, nếu hòa giải không thành thì thực hiện khởi kiện ra tòa án. Căn cứ để khởi kiện theo khoản 2 Điều 16 Nghị định 72/2013/NĐ – CP về xử lý tranh chấp tên miền.

“Điều 16. Xử lý tranh chấp tên miền

.....2. Căn cứ giải quyết tranh chấp tên miền theo yêu cầu của nguyên đơn:

a) Tên miền tranh chấp trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với tên của nguyên đơn; trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ mà nguyên đơn là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp;

b) Bị đơn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền đó;

c) Bị đơn cho thuê hay chuyển giao tên miền cho nguyên đơn là người chủ của tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ trùng hoặc giống đến mức gây nhầm lẫn với tên miền đó; cho thuê hay chuyển giao cho đối thủ cạnh tranh của nguyên đơn vì lợi ích riêng hoặc để kiếm lời bất chính;

d) Bị đơn chiếm dụng, ngăn cản không cho nguyên đơn là người chủ của tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ đăng ký tên miền tương ứng với tên, nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ đó nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh;

đ) Bị đơn sử dụng tên miền để hủy hoại danh tiếng của nguyên đơn, cản trở hoạt động kinh doanh của nguyên đơn hoặc gây sự nhầm lẫn, gây mất lòng tin cho công chúng đối với tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ của nguyên đơn nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh;

e) Trường hợp khác chứng minh được việc bị đơn sử dụng tên miền vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.”

- Trường hợp văn bản hòa giải thành theo quy định của pháp luật về hòa giải; quyết định, phán quyết của trọng tài theo quy định của pháp luật về trọng tài; bản án, quyết định của tòa án nêu rõ tên miền tranh chấp bị thu hồi cho phép nguyên đơn đăng ký sử dụng thì người được thi hành án (là nguyên đơn trong vụ việc giải quyết tranh chấp) được ưu tiên đăng ký trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày văn bản, quyết định, phán quyết, bản án có hiệu lực pháp luật. Hết thời hạn này tên miền sẽ được cho đăng ký tự do (Theo Khoản 8 Điều 1 Thông tư 06/2019/BTTVTT sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 16 Thông tư 24/2015/BTTVTT).

Câu hỏi 4:  Và để khắc phục hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật về SHTT, Công nghệ thông tin liên quan đến sự xung đột giữa tên miền và nhãn hiệu hàng hóa,  Luật sư Nguyễn Thanh Hà  có đề xuất, kiến nghị gì?

Trả lời:

Theo quy định pháp luật hiện nay, tên miền vẫn chưa phải là đối tượng được Luật sở hữu trí tuệ bảo hộ, tuy nhiên tên miền lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát triển thương hiệu của doanh nghiệp. Ví dụ, nếu trong cuộc sống đời thường, một doanh nghiệp có tên, có địa chỉ thì tên miền chính là những thông tin này nhưng nó đại diện cho doanh nghiệp trong thế giới số. Chính vì lý do đó, xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền đang và luôn là vấn đề “nóng” của nhiều nước trên thế giới, Việt Nam cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Thực trạng này xảy ra một phần có thể do người sử dụng chưa thực sự nắm được các quy định về việc đăng ký, sử dụng tên miền và cách giải quyết phù hợp khi có mâu thuẫn xảy ra giữa quyền sử dụng tên miền và quyền sở hữu trí tuệ.

Nhằm giải quyết và hạn chế vấn đề này, trước tiên, nên xem xét việc định nghĩa cụ thể về “xung đột giữa tên miền và nhãn hiệu” trong văn bản pháp luật. Trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, các thẩm định viên của Cục sở hữu trí tuệ căn cứ vào cơ sở tuyệt đối theo quy định tại Điều 73 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, cơ sở tương đối tại Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và các đối chứng tìm được từ hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ để đánh giá, kết luận về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu.

Mặc dù ở Việt Nam hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào đưa ra định nghĩa thế nào là “xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền” nhưng có thể được hiểu một cách khái quát là những mâu thuẫn, bất hòa xảy ra khi có một hay nhiều dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhau của các chủ thể khác nhau, được đăng ký/sử dụng với hai tư cách khác nhau là nhãn hiệu và tên miền.

Như vậy, giải pháp này chính là cơ sở để đối chiếu, xem xét kỹ khả năng gây nhầm lẫn và có thể kết luận chính xác về khả năng gây nhầm lẫn giữa nhãn hiệu và tên miền.

Thứ hai, các doanh nghiệp nên đăng ký đồng thời cả tên miền và nhãn hiệu để tự bảo vệ quyền lợi của chính mình. Đồng thời, việc chủ động tìm hiểu pháp luật về sở hữu trí tuệ, tên miền và tranh chấp tên miền là một yêu cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp. Vì không hiểu về các quy định pháp luật, một số doanh nghiệp đã cố tình đăng ký tên miền gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu nổi tiếng và bị chủ sở hữu nhãn hiệu khởi kiện. Bên cạnh đó, nếu không hiểu về quy định pháp luật khi bị vi phạm, các doanh nghiệp lại lúng túng trong việc vận dụng các quy định pháp luật để bảo vệ lợi ích của mình.