Bài viết này phân tích những lý do phổ biến nhất khiến việc đăng ký slogan bị từ chối ở Hoa Kỳ và đề xuất các thủ thuật để phòng tránh, đặc biệt là vào thời điểm mà nhiều slogan hiện đang bị từ chối đăng ký.

Đăng ký Slogan ở tại Hoa Kỳ

Xuất bản: ngày 21 tháng 4 năm 2021

Elizabeth Stafki

Pirkey Barber PLLCAustin, Texas, Hoa Kỳ

Bản tin INTA—Tiểu ban Bắc Mỹ

Slogan là một trong những công cụ quảng cáo đem lại hiệu quả cao. Thông qua sự bố trí, sắp xếp câu chữ, chúng thu hút sự chú ý một cách mạnh mẽ. Chúng có thể truyền đạt những thông tin về hàng hóa, dịch vụ hoặc khẳng định rằng hàng hóa hoặc dịch vụ là tốt nhất trong tầm giá. Tuy nhiên, những slogan có một số yếu tố tương tự khiến chúng có tính thu hút đối với chủ sở hữu thương hiệu cũng có thể khiến chúng không thể đăng ký được.

Bài viết này phân tích những lý do phổ biến nhất khiến việc đăng ký slogan bị từ chối ở Hoa Kỳ và đề xuất các thủ thuật để phòng tránh, đặc biệt là vào thời điểm mà nhiều slogan hiện đang bị từ chối đăng ký.

Slogan thường được định nghĩa là những “cụm từ quảng cáo” hoặc là những cụm từ có tính hấp dẫn, thu hút người tiêu dùng được sử dụng để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ. (Theo J. Thomas McCarthy, 1 McCarthy về Nhãn hiệu và Cạnh tranh Không lành mạnh § 7:19 (xuất bản lần thứ 5 năm 2019));  Sổ tay hướng dẫn thủ tục thẩm định nhãn hiệu (TMEP) § 1213.05 (b) (i). Slogan thường được sử dụng cùng với nhãn hiệu công ty hoặc nhãn hiệu sản phẩm theo hình thức lồng ghép slogan cùng với nhãn hiệu (ví dụ: “You are in good hands with ALLSTATE”- “Bạn đang chọn đúng người phục vụ với ALLSTATE”). Chúng thường nhằm mục đích truyền đạt thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ của Chủ sở hữu thương hiệu hoặc quảng cáo những ưu điểm của hàng hóa hoặc dịch vụ đó.

Tại Hoa Kỳ, Slogan có thể đăng ký được nếu chúng “có khả năng nhận diện nhãn hiệu” và “được sử dụng theo cách để xác định và phân biệt hàng hóa và dịch vụ của người bán với hàng hóa và dịch vụ của những người khác”. McCarthy, supra, § 7:20. Theo đó, Slogan không có gì khác biệt so với các loại dấu hiệu khác như thương hiệu, nhãn hiệu... Từ trước đến nay, Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đã coi các Slogan vốn dĩ đã có khả năng nhận diện, phân biệt; tuy nhiên trong những năm gần đây Văn phòng đã có cách định nghĩa hẹp hơn về tính phân biệt, nhận diện của Slogan. Kết quả là, số lượng các đơn đăng ký slogan bị từ chối gia tăng.

Các Slogan có khả năng nhận diện và các Slogan có tính chất mô tả nếu đạt được yêu cầu là chúng có thể được hiểu theo một “ nghĩa thứ hai” thì chúng có thể được đăng ký trên Sổ Đăng ký Chính. Ví dụ về Slogan được đăng ký trên Sổ đăng ký chính bao gồm: AMERICA RUNS ON DUNKIN’ (Đơn đăng ký Hoa Kỳ số 5417464, DD IP Holder LLC), SAVE MONEY. LIVE BETTER. (Đơn đăng ký Hoa Kỳ số 4465793, Walmart Apollo, LLC), và I’M LOVIN’ IT (Đơn đăng ký Hoa Kỳ số 2978887, McDonald’s Corporation).

Các Slogan có tính chất mô tả nếu có khả năng phát triển nghĩa thứ hai (nhưng chưa thực hiện được), thì chúng có thể được đăng ký trên Sổ đăng ký bổ sung nếu chúng đang được sử dụng hoặc ứng dụng trên cơ sở đã được đăng ký ở nước ngoài. Sổ đăng ký bổ sung không được áp dụng đối với các đơn đăng ký nộp qua Hệ thống Madrid về Đăng ký nhãn hiệu quốc tế. Ví dụ về Slogan được đăng ký trên Sổ đăng ký bổ sung bao gồm BEST EVER MATTRESS COMPANY (Đơn đăng ký Hoa Kỳ số 6149842, Bemco Mattress, Inc.), MINDFUL MANAGERS (Đơn đăng ký Hoa Kỳ số 5645557, Abrevista, LLC), và YOUR EXPERTS IN PLASTICS (Đơn đăng ký Hoa Kỳ số 5645582, Asahi/America, Inc.).

Tuy nhiên, các chủ sở hữu thương hiệu cần xác định rằng có một số các yếu tố khá là tương tự với các yếu tố tạo nên khả năng nhận diện, phân biệt hay mô tả của Slogan, những yếu tố đó có thể khiến Slogan trở nên thu hút, hấp dẫn người tiêu dùng, khiến chúng không còn có chức năng như là một nhãn hiệu nữa. “Điểm mấu chốt” để xác định xem Slogan có hoạt động như một nhãn hiệu hay không là “cách mà cộng đồng người tiêu dùng cảm nhận về nó”. (Tham khảo đối với Eagle Crest Inc., 96 USPQ2d 1227, 1229 (TTAB 2010). Khi thẩm định, cán bộ kiểm tra sẽ xem xét hàng mẫu của người nộp đơn cũng như các yếu tố khách quan để làm rõ cách người nộp đơn sử dụng và các bên thứ ba tương tác với Slogan trên thị trường.

[USPTO] trong một quá trình lâu dài đã coi các Slogan mặc định có tính chất dễ nhận diện mặc dù [họ] dường như đã áp dụng một cách đánh giá hẹp hơn ... trong những năm gần đây.

Các loại Slogan thường bị USPTO từ chối vì không có chức năng nhận diện bao gồm những Slogan: (1) truyền đạt thông tin chung về hàng hóa hoặc dịch vụ; (2) bao gồm các cụm từ thường được sử dụng trong lời nói hàng ngày; và / hoặc (3) là những cụm từ có tính khen ngợi. Danh mục trên liệt kê những Slogan thường bị từ chối, tuy nhiên nó không đầy đủ và được bổ sung bởi nhiều danh mục khác, các danh mục này không loại trừ lẫn nhau. Chi tiết hơn về các trường hợp slogan bị từ chối được được trình bày bổ sung sau đây.

Slogan chứa các cụm từ truyền đạt thông tin chung:

Danh mục này bao gồm các Slogan chỉ truyền tải thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ của Chủ sở hữu thương hiệu, không bao gồm những chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc sản phẩm. Slogan có thể truyền tải nhiều dạng thông tin khác nhau, chẳng hạn như thông tin về quy trình sản xuất hàng hóa, mức giá cạnh tranh của dịch vụ trên cơ sở thực tế, có căn cứ chứng minh hoặc hương vị của một số loại thực phẩm. Ví dụ về các đơn đăng ký cho Slogan bị từ chối trên cơ sở này được liệt kê dưới đây.

·      UNLIMITED CARRYOVER cho các dịch vụ liên lạc qua điện thoại và các dịch vụ liên quan. Tham khảo đối với TracFone Wireless, Inc., 2019 USPQ2d 222983, Đơn đăng ký Hoa Kỳ số 77/488,762; Reg. No. 3,868,810 (TTAB 2019).

·      HOURS OF ENERGY NOW để bổ sung chế độ ăn uống và năng lượng. Tham khảo đối với Innovation Ventures, LLC, Đơn đăng ký Hoa Kỳ số 85637294 (TTAB 2014) (không có tiền lệ).

·      THE TASTE OF PREMIUM ICE CREAM WITH THE CALORIES OF YOGURT cho trứng sữa đông lạnh. Tham khảo đối với Kohr Brothers, Inc., Đơn đăng ký Hoa Kỳ số 78963463 (TTAB 2009) (không có tiền lệ).

Người nộp đơn có thể giảm thiểu rủi ro bị từ chối trên cơ sở này bằng cách lựa chọn cẩn thận hàng mẫu trong đơn đăng ký. USPTO đã từ chối các đơn đăng ký có hàng mẫu: (1) trình bày Slogan dưới dạng liệt kê các đặc điểm của hàng hóa hoặc dịch vụ; (2) Slogan không được trình bày khác biệt, nổi bật so với với câu chữ xung quanh bằng phông chữ hoặc kích thước khác; và (3) Slogan được đặt ở khoảng cách xa so với nhãn công ty hoặc nhãn hiệu sản phẩm.

Do đó, Chủ sở hữu thương hiệu cần chú ý cách sắp xếp Slogan trên hàng mẫu để đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hoặc tên thương mại. USPTO đã từ chối các đơn đăng ký có Slogan bên cạnh tên thương mại trong đó Slogan kém nổi bật hơn tên thương mại vì vậy Slogan sẽ được coi là chỉ mang tính thông tin. Tham khảo đối với Home Dynamix, LLC, Đơn đăng ký Hoa Kỳ số 87116576 (TTAB 2017) (không có tiền lệ).

Hàng mẫu không vi phạm những tiêu chí trên sẽ làm giảm đáng kể khả năng đơn đăng ký bị từ chối. Tuy nhiên, một số loại Slogan không có khả năng hoạt động như nhãn hiệu vì “bản chất vốn có” của chúng chỉ là thông tin. Tham khảo đối với TracFone Wireless, Inc., 2019 USPQ2d 222983 (TTAB 2019). Trong những trường hợp như vậy, ngay cả đơn đăng ký với hàng mẫu hoàn hảo cũng sẽ không tránh khỏi việc bị từ chối.

“Chủ sở hữu thương hiệu khi đăng ký Slogan có thể nhận ra các yếu tố tương tự ... khiến chúng trở nên hấp dẫn và không còn chức năng như nhãn hiệu nữa”

Slogan chứa các cụm từ phổ thông:

Slogan bao gồm các cụm từ phổ thông cũng có thể bị từ chối do không có chức năng nhận diện, phân biệt. Danh mục này bao gồm các trường hợp: Slogan chứa các cụm từ phổ thông liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ (DRIVE SAFELY cho ô tô) hay chứa các thông điệp xã hội hoặc chính trị được sử dụng phổ biến (OCCUPY WALL STREET).

Sau đây là ví dụ về các đơn đăng ký Slogan đã bị từ chối vì lý do này:

·      I ♥ DC nhãn hiệu thiết kế cho quần áo, túi xách và đồ chơi. C. One Wholesaler, Inc. v. Jonathan E. Chien, 120 USPQ2d 1710, Đơn đăng ký Hoa Kỳ số 77/962,853 (TTAB 2016) (có tiền lệ).

·      INVESTING IN AMERICAN JOBS cho việc “nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với hàng hóa do công nhân Mỹ sản xuất hoặc lắp ráp” và các dịch vụ cửa hàng bán lẻ khác nhau. Đối với Wal-Mart Stores, Inc., 129 USPQ2d 1148, Đơn đăng ký Hoa Kỳ số 86/566,858; Đơn đăng ký số 4,841,044 (TTAB 2019) (có tiền lệ).

·      INTELLIGENCE OF THINGS cho các dịch vụ quản lý kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật và các dịch vụ liên quan. Đối với Flex Ltd., Đơn đăng ký Hoa Kỳ số 86453853 and 86493735 (TTAB 2019) (không có tiền lệ).

Người nộp đơn có thể cố gắng giảm thiểu rủi ro bị từ chối vì lý do này bằng cách không đăng ký các hàng mẫu có trình bày Slogan một cách quá trang trọng, chiếm diện tích lớn, nổi bật. Ví dụ: Slogan đặt trên mặt trước của áo phông hoặc trên mặt của cốc. Tuy nhiên, Slogan càng phổ biến thì càng có nhiều khả năng bị từ chối, bất kể mẫu vật được gửi sắp xếp slogan như thế nào.

Slogan đơn thuần là lời khen ngợi:

Slogan loại này có thể coi là một trường hợp của Slogan chứa các cụm từ phổ biến. Nó thường bao gồm những cụm từ khẳng định về tính ưu việt của sản phẩm do các bên thứ ba sử dụng, đánh giá. Sau đây là ví dụ về các đơn đăng ký Slogan đã bị từ chối trên cơ sở này:

·      THE GREATEST BAR cho các dịch vụ nhà hàng và quán bar. Đối với The Place, Inc., 76 USPQ2d 1467, Đơn đăng ký Hoa Kỳ số 87/777,571; Đơn đăng ký số 5,569,153 (TTAB 2005) (không có tiền lệ).

·      WORLD’S BEST DOWN cho gối, chăn bông, chăn và đồ ném. Đối với Eddie Bauer Licensing Services LLC, Đơn đăng ký Hoa Kỳ số 87471896 (TTAB 2019) (không có tiền lệ).

·      THE BEST BEER IN AMERICA cho bia và rượu. Đối với Boston Beer Co. L.P., 198 F.3d 1370, Đơn đăng ký Hoa Kỳ số 74/464,118 (Fed. Cir. 1999).

Việc bị từ chối là khó tránh khỏi nếu Slogan bị xếp vào loại này. Đó là bởi vì các cụm từ khen ngợi được coi là vốn dĩ không thể đăng ký được, ngay cả khi hàng mẫu của người nộp đơn còn chưa được xem xét. Ví dụ: đơn đăng ký WORLD’S BEST DOWN đã được nộp trên cơ sở mục đích sử dụng và nhận được lỗi từ chối trước khi người nộp đơn gửi mẫu sử dụng.

“Người nộp đơn có thể giảm thiểu rủi ro bị từ chối bằng cách thực hiện một số biện pháp phòng ngừa”.

Phần kết luận

Slogan là công cụ quảng bá mạnh mẽ cho Chủ sở hữu thương hiệu và việc đăng ký Slogan đem lại giá trị kinh tế lớn. Mặc dù có những yếu tố khiến Slogan có tính thu hút có thể khiến đơn đăng ký Slogan đó bị từ chối, nhưng người nộp đơn có thể giảm thiểu rủi ro bị từ chối bằng cách thực hiện một số biện pháp phòng ngừa.

Các hàng mẫu phải thể hiện được rằng người nộp đơn sử dụng Slogan đó như là nhãn hiệu để nhận diện, phân biệt hàng hóa chứ không phải là sử dụng để truyền tải thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ. Tại đây, người nộp đơn nước ngoài nộp đơn trên cơ sở đăng ký ở cơ quan đăng ký tại quốc gia của họ theo Mục 44 (e) của Đạo luật Nhãn hiệu có lợi thế hơn so với những người nộp đơn đăng ký dựa trên mục đích sử dụng vì họ sẽ không cần phải chứng minh việc sử dụng slogan vào mục đích gì. Tất cả người nộp đơn cũng cần xem xét, đánh giá kỹ việc sử dụng, bố trí, trưng bày Slogan của họ, đảm bảo rằng Slogan đó không bị sử dụng cho những mục đích khác ngoài mục đích để phân biệt, nhận diện hàng hóa tương tự như là nhãn hiệu.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa này có thể làm tăng khả năng đăng ký của chủ sở hữu thương hiệu và thêm tài sản có giá trị vào danh mục đầu tư của mình.

Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện để xác minh tính chính xác của bài báo này, độc giả được khuyến khích kiểm tra độc lập về các vấn đề được chú ý hoặc quan tâm cụ thể.

© 2021 Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế

Tham khảo link: https://www.inta.org/perspectives/registering-slogans-in-the-united-states/