Câu hỏi:

Taylor Swift vào tháng 7/2024 đã nộp SOU Extention (Gia hạn tuyên bố sử dụng) lần thứ 4 tại USPTO liên quan đến nhãn hiệu “REPUTATION TAYLOR’S VERSION”. Luật sư có thể cho biết lý do tại sao lại phải nộp yêu cầu gia hạn thời gian nộp tuyên bố sử dụng với nhãn hiệu tại Mỹ và xin luật sư tư vấn thêm về một số lưu ý khi có dự định đăng ký nhãn hiệu tại thị trường này.

Trả lời:

Để trả lời cho câu hỏi này, ta cần hiểu để được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu sẽ trải qua 4 giai đoạn: nộp đơn, thẩm định đơn, công bố, cấp văn bằng[1]. Quy trình này ở các nước hầu hết đều có sự tương đồng.

Tại Mỹ, có 4 căn cứ nộp đơn là

• Nhãn hiệu được xác định đã sử dụng trong tương mại (use in commerce basis);
• Nhãn hiệu dự định sử dụng (intent to use in commerce basis) theo điều 1 (a,b),
• 2 trường hợp dựa vào cơ sở là nhãn hiệu nước ngoài chưa được bảo hộ, và nhãn hiệu nước ngoài đã được cấp đăng ký khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ.

Khi chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu trên cơ sở dự định sử dụng, họ sẽ phải nộp Tuyên bố Sử dụng (Statement of Use - SOU)[2]. Đây là yêu cầu bắt buộc vì chủ sở hữu có thể chưa sử dụng nhãn hiệu nhưng đã có ý định sử dụng trong tương lai. Điều này giúp tránh tình trạng đầu cơ nhãn hiệu, khi mà nhãn hiệu bị đăng ký chỉ để bảo vệ quyền sở hữu mà không có ý định sử dụng thực tế.

Sau khi nhãn hiệu được công bố mà không có phản đối, USPTO sẽ gửi thông báo Notice of Allowance (NOA) cho người nộp đơn, xác nhận rằng nhãn hiệu đủ điều kiện đăng ký. Lúc này, chủ sở hữu phải nộp SOU trong vòng 6 tháng. Nếu chưa thể nộp SOU ngay, họ có thể gia hạn thêm tối đa 5 lần, mỗi lần 6 tháng (tổng cộng lên tới 30 tháng). Tuy nhiên, nếu không nộp SOU sau thời gian gia hạn, đơn đăng ký sẽ bị coi là từ bỏ, và chủ sở hữu sẽ phải đăng ký lại, dẫn đến mất quyền ưu tiên, chi phí phát sinh và thủ tục kéo dài.

Với trường hợp của Taylor Swift, việc đã nộp gia hạn SOU 4 lần đồng nghĩa với việc cô chỉ còn 1 lần gia hạn cuối cùng. Vì vậy, lời khuyên cho các chủ sở hữu nhãn hiệu là cần có chiến lược rõ ràng từ đầu khi đăng ký nhãn hiệu, và nếu có thể, hãy nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường trước khi hết thời gian gia hạn, để tránh các rủi ro về chi phí, thời gian và phức tạp pháp lý.

[1] https://www.uspto.gov/trademarks/basics

[2] https://www.uspto.gov/trademarks/apply/intent-use-itu-forms