Tòa án bác đơn khởi kiện của Công ty Marvel Characters, Inc đối với QĐ cấp GCN ĐK nhãn hiệu “X-MEN”

Tác giả: Bảo hộ thương hiệu 541 lượt xem Đăng ngày 17/10/2021

Tòa án bác đơn khởi kiện của Công ty Marvel Characters, Inc đối với QĐ cấp GCN ĐK nhãn hiệu “X-MEN”

Tòa án bác đơn khởi kiện của Công ty Marvel Characters, Inc đối với QĐ cấp GCN ĐK nhãn hiệu

Tòa án bác đơn khởi kiện của Công ty Marvel Characters, Inc đối với QĐ cấp GCN ĐK nhãn hiệu “X-MEN”

 

I/- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 63481 và quá trình giải quyết đề nghị hủy bỏ hiệu lực.

Ngày 27/6/2003 Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế, địa chỉ: 53 Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thông qua Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh nộp đơn số 4-2003-05427 yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCN ĐKNH) cho nhãn hiệu

           

(X-MEN, hình). Sau khi thực hiện các trình tự, thủ tục xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu trên theo quy định của pháp luật, ngày 08/6/2005 Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số A05811/QĐ-ĐK cấp GCN ĐKNH số 63481 bảo hộ nhãn hiệu nói trên đối với “Các sản phẩm hoá mỹ phẩm gia dụng” thuộc nhóm 03 cho Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế.

Ngày 08/8/2006 Công ty Marvel Characters, Inc, địa chỉ: 9242 Beverly Boulevard Beverly Hills, Califonia, Mỹ, thông qua đại diện sở hữu công nghiệp là Công ty TNHH Tầm nhìn và liên danh nộp đơn số ĐN1-2006-00072 đề nghị hủy bỏ hiệu lực GCN ĐKNH số 63481 bảo hộ nhãn hiệu “X-MEN, hình” cấp cho Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế, với các lý do được nêu ra như sau:

Nhãn hiệu “X-MEN, hình” không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ do trùng với tên nhân vật và các hình ảnh X-Men sử dụng trong các tác phẩm truyện tranh và phim truyện, đồng thời trùng với nhãn hiệu “X-Men” nổi tiếng của Công ty Marvel. Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế đăng ký và sử dụng nhãn hiệu “X-MEN, hình” nhằm lợi dụng sự nổi tiếng của các nhân vật, hình ảnh và nhãn hiệu “X-Men” của Công ty Marvel, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Sau quá trình xem xét, Cục Sở hữu trí tuệ đã có Công văn số 1345/SHTT-TTKN ngày 17/8/2007 và Quyết định số 93/QĐ-SHTT ngày 22/01/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ có Quyết định số 1428/QĐ-BKHCN ngày 11/7/2008 không chấp nhận đề nghị hủy bỏ hiệu lực GCN ĐKNH số 63481 của Công ty Marvel, vì các lý do sau:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 1995, Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như Công văn số 454/BQTG-BQ ngày 01/11/2006 của Cục Bản quyền tác giả thì tên nhân vật trong tác phẩm không được bảo hộ.

Nhãn hiệu “X-MEN, hình” bảo hộ theo GCN ĐKNH số 63481 gồm chữ “X-MEN” viết hoa và chữ “X” cách điệu đặt trong hình tròn không trùng hoặc tương tự với hình ảnh nhân vật X-Men -những người đột biến gien với những khả năng siêu phàm trong các tác phẩm của Công ty Marvel. “X-MEN, hình” là nhãn hiệu hàng hóa không phải là tác phẩm, do đó không thể áp dụng quy định về xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh để xem xét, đánh giá việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

Công ty Marvel cung cấp 205 GCN ĐKNH “X-Men” tại 51 quốc gia, trong đó có GCN ĐKNH số 11455 cấp ngày 07/4/1994 đăng ký các sản phẩm thuộc các nhóm 09, 16, 25 và 28 tại Việt Nam, 02 bài báo điện tử tại Việt Nam viết về phim truyện và trò chơi “X-men”. Tuy nhiên, Công ty Marvel không cung cấp được bằng chứng cụ thể chứng minh người tiêu dùng Việt Nam thực sự biết đến nhãn hiệu “X-Men”. Do vậy, Công ty Marvel chưa chứng minh được nhân vật và nhãn hiệu “X-Men” đã trở nên nổi tiếng tại Việt Nam, kể cả đối với những sản phẩm liên quan đến truyện tranh, phim hoạt hình, trò chơi điện tử và phim truyện “X-Men”. Nhãn hiệu “X-Men” cũng không được sử dụng cho “các sản phẩm hóa mỹ phẩm gia dụng” thuộc nhóm 03 nên người tiêu dùng tại Việt Nam khó có khả năng liên hệ hoặc bị nhầm lẫn về nguồn gốc giữa các sản phẩm mang nhãn hiệu “X-MEN, hình” bảo hộ theo GCN ĐKNH số 63481 với nhãn hiệu và nhân vật X-Men của Công ty Marvel.

II/- Khởi kiện tại Tòa án.

Không đồng ý với các quyết định nêu trên, Công ty Marvel khởi kiện Cục Sở hữu trí tuệ về việc ra Quyết định số A05811/QĐ-ĐK ngày 08/6/2005 cấp GCN ĐKNH số 63481 bảo hộ nhãn hiệu “X-MEN, hình” cho Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế. Đơn khởi kiện đã được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý số 08/2010/TLST-HC ngày 08/10/2010.

Sau khi được Tòa án thông báo vụ án, Cục Sở hữu trí tuệ đã có các văn bản giải trình đầy đủ nội dung vụ việc và sao gửi hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2003-05427 của Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế cùng với các tài liệu xem xét đơn đăng ký và cấp GCN ĐKNH số 63481 theo trình tự, thủ tục cũng như các vụ việc khác có liên quan và giải trình các nội dung khác theo yêu cầu của Tòa án.

Ngày 29/3/2013 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính trên.

Tại phiên tòa các bên trình bày quan điểm và tranh luận với nội dung chính như sau:

* Đại diện của Công ty Marvel cho rằng:

Marvel là một trong những công ty sản xuất phim hoạt hình giải trí nổi tiếng nhất trên thế giới. Khi ra đời, các nhân vật X-Men đã ngay lập tức được yêu thích và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới với hình tượng những nhân vật đột biến gen có khả năng siêu phàm. Nhân vật X-Men đã được bảo hộ quyền tác giả và cũng được bảo hộ là nhãn hiệu hàng hóa theo GCN ĐKNH số 11455 tại Việt Nam. Việc ra Quyết định số A05811/QĐ-ĐK ngày 08/6/2005 bảo hộ nhãn hiệu “X-MEN, hình” cho Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế của Cục sở hữu trí tuệ không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ quy định tại Điều 6.l.e.h, 2.d Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ.

Chứng minh cho sự nổi tiếng của nhãn hiệu “X-Men”, Công ty Marvel cung cấp các GCN ĐKNH bảo hộ “X-Men” và Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm X-Men ở các nước trên thế giới.

* Đại diện Cục sở hữu trí tuệ cho rằng:

Tài liệu của Công ty Marvel không chứng minh được “X-Men” gắn với sản phẩm là nhãn hiệu nổi tiếng. Hai nhóm sản phẩm của Công ty Marvel và Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế hoàn toàn khác nhau, một bên là sản phẩm văn hóa, một bên là nhóm sản phẩm mỹ phẩm, không có tính liên quan nên không thể có sự nhầm lẫn và lợi dụng uy tín.

Hình tượng X-Men của Công ty Marvel gắn cho hàng loạt các nhân vật chứ không chỉ một nhân vật, trong khi đó nhãn hiệu “X-MEN, hình” của Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế không trùng với những nhân vật của Công ty Marvel.

* Đại diện của Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế cho rằng:

Nhãn hiệu “X-MEN” của Công ty Marvel không nổi tiếng tại Việt Nam: Công ty Marvel không xuất trình được chứng cứ chứng minh cho sản phẩm cùng loại tại Việt Nam. Chứng cứ mà Công ty Marvel cung cấp mang tính tự tuyên bố và cũng chỉ đề cập đến các tác phẩm văn hóa như phim, truyện, trò chơi X-Men thuộc bản quyền, không liên quan đến nhãn hiệu “X-MEN, hình” của Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế. Không thể đồng nhất nhãn hiệu hàng hoá với quyền tác giả của tác phẩm.

Về vấn đề nhãn hiệu được bảo hộ trùng với tên gọi, biểu tượng nhân vật X-Men: Khái niệm X-Men của Công ty Marvel được biết đến như những dị nhân, siêu nhân trong các tác phẩm truyện, phim, gồm nhóm người có chứa gen X (đột biến) có khả năng khác thường, mỗi nhân vật trong nhóm có tên gọi khác nhau như Cyclops, Iceman, Angel, Beats, Grey. Trong khi đó theo Cục Bản quyền tác giả thì tên nhân vật không được bảo hộ.

Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế xin đăng ký nhãn hiệu thuộc nhóm 03 – mỹ phẩm, tuy nhiên người tiêu dùng Việt Nam chưa biết tới bất kỳ sản phẩm nào của Công ty Marvel trong nhóm sản phẩm này nên không thể gây nhầm lẫn. Do đó Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế không lợi dụng uy tín, khai thác bản quyền của Công ty Marvel.

Hội đồng xét xử nhận định:

Tại thời điểm Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “X-MEN, hình” tại Cục Sở hữu trí tuệ ngày 27/6/2003 thì Công ty Marvel chưa đăng ký nhãn hiệu “X-Men” tại Việt Nam. Tại Mỹ là nước mà Công ty Marvel mang quốc tịch thì Công ty Marvel cũng chưa được chứng nhận sở hữu nhãn hiệu “X-Men” với sản phẩm thuộc nhóm 03 (theo cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ tại địa chỉ www.uspto.gov).

Thực tế Công ty Marvel không có sản phẩm cùng loại là mỹ phẩm đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam mà chỉ có những tác phẩm văn hóa như phim, truyện, trò chơi X-Men đã đăng ký bản quyền. Tài liệu mà Công ty Marvel cung cấp về doanh thu chưa được cơ quan chức năng xác định. Doanh thu này không rõ có bao nhiêu từ sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và sản phẩm đó là mỹ phẩm thuộc nhóm 03 hay là dược phẩm thuộc nhóm 05 của Công ty Marvel.

Khái niệm X-Men của Công ty Marvel được biết đến như những dị nhân, siêu nhân trong các tác phẩm truyện, phim, gồm nhóm người có chứa gen X (đột biến) có khả năng khác thường chứ không phải là nhân vật cụ thể, mỗi nhân vật trong nhóm có tên gọi khác nhau, còn hình ảnh X-MEN của Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế là Người đàn ông đích thực. Trong khi đó, theo Cục Bản quyền tác giả thì tên nhân vật không được bảo hộ. Mặt khác, sản phẩm của Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế xin đăng ký nhãn hiệu thuộc nhóm 03 là mỹ phẩm, người tiêu dùng Việt Nam chưa biết sản phẩm nào của Công ty Marvel trong nhóm sản phẩm này nên không thể gây nhầm lẫn. Vì vậy có cơ sở kết luận Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế không lợi dụng uy tín, khai thác bản quyền của Công ty Marvel.

Đại diện theo pháp luật của Công ty Marvel cho rằng Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế sử dụng hình ảnh diễn viên điện ảnh Brad Pitt cũng như biểu tượng kèm theo dòng chữ Hollywood để quảng cáo sản phẩm đã thể hiện hành vi không trung thực, lợi dụng sự nổi tiếng của nhãn hiệu “X-Men”. Tuy nhiên, Công ty Marvel không cung cấp được tài liệu quảng cáo, Tòa án đã có hai công văn gửi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị thu thập chứng cứ của Công ty Marvel nhưng không đạt kết quả. Mặt khác, Công ty Marvel không có chứng cứ chứng minh quyền của mình đối với hình ảnh diễn viên điện ảnh Brad Pitt cũng như biểu tượng kèm theo dòng chữ Hollywood. Từ đó không có căn cứ chứng minh là Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế không trung thực và lợi dụng sự nổi tiếng của nhãn hiệu “X-Men”, không là căn cứ để hủy Quyết định A05811/QĐ-ĐK ngày 08/6/2005 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Do vậy, yêu cầu khởi kiện của Công ty Marvel là không có cơ sở chấp nhận.

Hội đồng xét xử quyết định:

Áp dụng Điều 785 Bộ luật dân sự 1995, Điều 6.1.e.h, 2d Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ, xử: Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Marvel Characters, Inc đề nghị hủy Quyết định số A05811/QĐ-ĐK ngày 08/6/2005 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp GCN ĐKNH số 63481 bảo hộ nhãn hiệu “X-MEN, hình” cho Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế.

Theo thông tin của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2013/HCST ngày 29/3/2013 không bị kháng cáo nên đã có hiệu lực pháp luật.

» Quy trình xử lý vi phạm nhãn hiệu

Nguồn Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại Cục Sở hữu trí tuệ

    Gặp Luật Sư Sở Hữu Trí Tuệ Để Được Tư Vấn

    Bảo hộ Thương hiệu - Sáng chế Kiểu dáng - Nhượng quyền - Xử lý vi phạm

    Bài viết cùng chủ đề:

    Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
    96 lượt xem 01/05/2025

    Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như thế nào? Đây là 1 trong những câu hỏi mà quý khách hàng đã gửi nhiều nhất tới SBLAW. Hôm nay chúng tôi xin giải đáp cho quý khách hàng những câu hỏi liên quan đến vấn đề gia hạn hiệu lực văn...

    Thương hiệu là gì? Lợi ích của thương hiệu với doanh nghiệp
    426 lượt xem 01/05/2025

    [Baohothuonghieu.com] – Thương hiệu là một khái niệm không chỉ đơn thuần là logo hay tên gọi của một doanh nghiệp, mà còn là cột mốc quan trọng định hình danh tiếng, giá trị và ấn tượng của một tổ chức trên thị trường. Trong một thị trường cạnh tranh ngày nay, hiểu rõ về...

    Thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn nhiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam
    466 lượt xem 01/05/2025

    SBLAW tư vấn thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn nhiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam Trong thời gian gần đây, cựng với việc gia tăng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra thị trường quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam cũng rất quan tõm tới việc đăng ký và bảo...

    SBLAW tư vấn bảo hộ thành công Nhãn hiệu “G.O.C FARM” tại Hoa Kỳ
    200 lượt xem 29/04/2025

    Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, nơi mà thương hiệu được xem là tài sản giá trị nhất của doanh nghiệp, việc khẳng định tên tuổi trên thị trường quốc tế không còn là lựa chọn mang tính chiến lược, mà đã trở thành điều kiện sống còn để phát triển bền vững. Tại Hoa...

    Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại SBLAW
    66 lượt xem 27/04/2025

    [Baohothuonghieu.com] – Với gần 20 năm kinh nghiệm, SBLAW cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm và logo độc quyền cho hàng ngàn doanh nghiệp, luật sư SBLAW tự tin mang đến dịch vụ tốt nhất, thời gian nhanh nhất và chi phí tiết kiệm nhất. Cùng tìm hiểu thông...

    Đăng ký nhãn hiệu mất bao lâu?
    71 lượt xem 26/04/2025

    Đăng ký nhãn hiệu là một bước quan trọng để bảo vệ thương hiệu và tạo dựng lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, nhiều người còn băn khoăn về thời gian cần thiết để hoàn thành thủ tục này. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thời gian...

    Tòa án: ‘Nhựa Bình Minh và Bình Minh Việt không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng’
    142 lượt xem 25/04/2025

    SBLAW xin trân trọng trích dẫn lại bài viết trên báo Tuổi Trẻ Online của tác giả Tuyết Mai về chủ đề Tòa án: ‘Nhựa Bình Minh và Bình Minh Việt không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng’. Kính mời Quý độc giả theo dõi nội dung bài viết dưới đây: Ngày 25-4, TAND...

    Luật sư SBLAW tham dự Diễn đàn Trọng tài Quốc tế SCO Trung Á 2025
    45 lượt xem 25/04/2025

    Ngày 25 tháng 4 năm 2025, đại diện Công ty Luật TNHH SBLAW – Chủ tịch Nguyễn Thanh Hà và ông Trần Trung Kiên đã tham dự Diễn đàn Trọng tài Quốc tế SCO & Trung Á 2025 tổ chức tại thành phố Urumqi, Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Sự kiện do Ủy...

    Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu (trademark)
    134 lượt xem 24/04/2025

    [Baohothuonghieu.com] Đăng ký trademark (nhãn hiệu) mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc đăng ký nhãn hiêu (trademark): 1. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Đăng ký nhãn hiệu giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với...

    Giới thiệu dịch vụ sở hữu trí tuệ SBLAW
    296 lượt xem 24/04/2025

    Giới thiệu về SBLAW – Đối tác pháp lý tin cậy trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ Công ty Luật SBLAW trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. SBLAW là Đại diện Sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu...

    Chúc mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4
    325 lượt xem 20/04/2025

    Ngày Thương hiệu Việt Nam không chỉ là dịp để tôn vinh những thương hiệu đã và đang khẳng định dấu ấn trên thị trường trong nước và quốc tế, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về vai trò của sự kiên định, đổi mới và chiến lược dài hạn trong việc...

    Chế tài nào cho hành vi buôn bán hàng giả là sữa và thuốc giả?
    173 lượt xem 19/04/2025

    SBLAW trân trọng giới thiệu phần trả lời phỏng vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW trên kênh VOV2 Đài tiếng nói Việt Nam về chủ đề chế tài cho hành vi buôn bán hàng giả là sữa và thuốc giả. Chưa hết lo lắng về chất lượng đồ ăn thức uống...

    SBLaw tham gia Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia tại Bắc Ninh 18/04/2025
    217 lượt xem 18/04/2025

    HotlineEmailTwitterYoutubeLinkedInFacebookZalo

    Tra cứu nhãn hiệu Việt Nam và quốc tế chuyên sâu
    628 lượt xem 05/04/2025

    [Baohothuonghieu.com] – Hướng dẫn cách tra cứu nhãn hiệu được cung cấp để giúp người dùng tìm kiếm thông tin liên quan một cách hiệu quả. Cách thực hiện tra cứu nhãn hiệu được hướng dẫn chi tiết để người sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận và thu thập thông tin cần thiết....

    Bộ nhận diện thương hiệu cho ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2025
    155 lượt xem 02/04/2025

    Nhằm khẳng định vai trò quan trọng của sở hữu trí tuệ trong đời sống kinh tế – xã hội và nâng cao nhận thức cộng đồng, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26 tháng 4 hằng năm là “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới” (IP Day).  Đây...

    SBLAW đăng ký thành công nhãn hiệu “BLUE OCEAN” tại Indonesia
    109 lượt xem 26/03/2025

    Việc mở rộng thương hiệu ra thị trường quốc tế luôn đi kèm với nhiều thách thức, đặc biệt là trong việc bảo vệ nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ. Để đảm bảo sự phát triển bền vững và hạn chế các rủi ro pháp lý, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đăng...

    0904.340.664