Trước tiên, SBLAW xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý Công ty đối với dịch vụ Sở hữu trí tuệ của Chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Liên quan đến các yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Công ty bản đề xuất dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ như dưới đây để Quý Công ty tiện tham khảo và xem xét:
Định nghĩa nhãn hiệu, thương hiệu tại Hoa Kỳ
Ở Hoa Kỳ, nhãn hiệu (thương hiệu) được định nghĩa tương tự như pháp luật tại Việt Nam, là dấu hiệu phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Trái ngược với pháp luật ở Việt Nam, nơi chỉ bảo hộ cho các dấu hiệu nhìn thấy như chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, luật pháp Hoa Kỳ còn bảo hộ cho các dấu hiệu không nhìn thấy như nhãn hiệu mùi vị hoặc nhãn hiệu âm thanh.
Cơ quan chịu trách nhiệm xử lý đơn đăng ký và cấp bảo hộ nhãn hiệu ở Mỹ là Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ, viết tắt là "USPTO".
Cách nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
Quý Công ty có thể chọn một trong hai phương thức để đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ, tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể:
- Nộp đơn trực tiếp tại Hoa Kỳ thông qua một công ty luật tại địa phương (còn được gọi là "Đăng ký quốc gia").
- Nộp đơn gián tiếp tại Hoa Kỳ thông qua vai trò đại diện pháp lý của Bross & Cộng sự, sử dụng Hệ thống đăng ký nhãn hiệu toàn cầu (Hệ thống Madrid), bao gồm hơn 108 thành viên trên toàn thế giới, trong đó có Hoa Kỳ (còn được gọi là "Đăng ký quốc tế").
Tra cứu chuyên sâu trước khi nộp đơn đăng ký tại Hoa Kỳ
Trước khi nộp đơn đăng ký, việc thực hiện tra cứu sơ bộ và tra cứu chuyên sâu về nhãn hiệu là quan trọng. Theo Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ, để được bảo hộ, nhãn hiệu phải đáp ứng hai điều kiện: (a) phải có khả năng phân biệt được hàng hóa/dịch vụ cùng loại từ các nguồn khác nhau; và (b) không gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu khác đã được đăng ký hoặc sử dụng trước đó tại Hoa Kỳ.
Với hàng năm có khoảng 640,000 đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp cho USPTO, tỷ lệ từ chối là rất cao. Do đó, để giảm thiểu rủi ro này, Quý Công ty nên sử dụng dữ liệu nhãn hiệu miễn phí của USPTO để thực hiện tra cứu sơ bộ về khả năng bị từ chối trước khi nộp đơn.
Tuy nhiên, đánh giá khả năng đăng ký thành công nhãn hiệu ở Mỹ đòi hỏi kỹ năng chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn. Ví dụ, việc nhận định rằng nhãn hiệu TEE MARQEE cho sản phẩm áo sơ-mi trong nhóm 25 có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu T.MARKEY cho giày trong cùng nhóm 25 là một ví dụ. Trên thực tế, USPTO đã từ chối bảo hộ nhãn hiệu TEE MARQEE vì xung đột với nhãn hiệu T.MARKEY.
Căn cứ nộp đơn khi đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
Bắt buộc phải chọn Căn Cứ Nộp Đơn khi đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ. Khi lựa chọn Đăng ký quốc gia, Quý Công ty cần chọn một trong bốn Căn Cứ Nộp Đơn sau:
1.1. Nhãn hiệu dự định được nộp theo Điều §1(a) (Use in Commerce Basis), tức là nhãn hiệu đã được sử dụng trong thương mại tại lãnh thổ Hoa Kỳ trước hoặc vào ngày nộp đơn. Nếu chọn căn cứ này, Quý Công ty cần cung cấp ngày tháng năm sử dụng lần đầu tiên của nhãn hiệu liên quan đến sản phẩm đăng ký tại Hoa Kỳ.
1.2. Nhãn hiệu dự định được nộp theo Điều §1(b) (Intent-to-Use in Commerce Basis), tức là USPTO cho phép nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ngay cả khi chưa sử dụng tại Hoa Kỳ. Nếu chọn căn cứ này, USPTO sẽ chỉ cấp giấy chứng đăng ký nhãn hiệu sau khi Chủ đơn nộp Tuyên bố bắt đầu sử dụng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ.
1.3. Nhãn hiệu dự định được nộp theo Điều §44(d), tức là dựa trên đơn xin đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài để nộp đơn tại Hoa Kỳ. Nếu chọn căn cứ này, USPTO sẽ đình chỉ việc xét nghiệm đơn ở Hoa Kỳ và chỉ cấp văn bằng bảo hộ sau khi được cung cấp bản sao và bản dịch chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam.
1.4. Nhãn hiệu dự định được nộp theo Điều §44(e) của Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ, tức là dựa trên việc nhãn hiệu đã được đăng ký ở Việt Nam. Điều đặc biệt ở đây là USPTO chỉ cấp đăng ký khi được cung cấp bản dịch và bản sao chứng thực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này ở Việt Nam.
Đối với Đăng ký quốc tế, mọi đơn đăng ký nhãn hiệu đều phải sử dụng căn cứ nộp đơn theo Điều §66(a), còn gọi là đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư Madrid. Đây được đánh giá là lựa chọn có lợi nhất vì nhãn hiệu được đăng ký tại Hoa Kỳ mà không cần cung cấp bằng chứng sử dụng hoặc bản sao và bản dịch của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam, với điều kiện không gặp phải từ chối do xung đột quyền sở hữu trước
Thủ tục xét nghiệm bởi USPTO
Trong trường hợp không có trở ngại nào xuất hiện trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, thường chỉ mất từ 7-10 tháng để nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do USPTO cấp. Theo Luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ, ví dụ nhãn hiệu được nộp theo Điều §44(d) và (e) sẽ được xét nghiệm như sau:
Trong vòng 3-4 tháng kể từ ngày nộp đơn, nhãn hiệu sẽ trải qua quá trình xét nghiệm về cả hình thức và nội dung bởi USPTO để xác định tuân thủ quy định về hình thức (như phân loại hàng hóa/dịch vụ, tư cách của người nộp đơn, cơ sở nộp đơn,...) và về nội dung (khả năng tự phân biệt, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác); Nếu không có từ chối nào từ USPTO, nhãn hiệu sẽ được chấp thuận công bố trên Công báo trong vòng 3 tuần kể từ khi USPTO gửi thông báo Công bố đơn. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố, bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền nộp đơn phản đối đối với nhãn hiệu đã công bố; Nếu không có đơn phản đối nào trong thời hạn quy định, trong vòng 3 tháng tính từ khi hết thời hạn phản đối và với điều kiện có bằng chứng chứng tỏ người nộp đơn đã cung cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được xác nhận bởi Cục SHTT Việt Nam, USPTO sẽ cấp đăng ký nhãn hiệu cho người nộp đơn.
Thủ tục đăng ký thương hiệu tại nước Mỹ
SBLAW lưu ý khi đăng ký thương hiệu sang nước Mỹ. Trong trường hợp doanh nghiệp muốn đăng ký và bảo hộ thương hiệu tại thị trường Mỹ, doanh nghiệp cần lưu ý vấn đề sau:
Nộp đơn
Theo qui định của Mỹ, nhãn hiệu đang được sử dụng hoặc dự định được sử dụng tại Mỹ đều có thể đăng ký với Cơ quan nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ (USPTO).
Nếu nhãn hiệu đã và đang được sử dụng tại Mỹ rồi thì Người Nộp Đơn phải cung cấp bằng chứng về việc sử dụng nhãn hiệu này (ngày sử dụng đầu tiên, tài liệu liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu).
Nếu nhãn hiệu chưa được sử dụng thì khi sau khi được chấp nhận bảo hộ, Người Nộp Đơn phải nộp Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu và sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ trong thời gian qui định. Trước khi đăng ký, người nộp đơn có thể tiến hành thủ tục tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ. Kết quả tra cứu sẽ giúp người nộp đơn tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc bảo hộ thương hiệu, có thể thay đổi nội dung đăng ký ngay khi có kết quả tra cứu. Một đơn đăng ký nhãn hiệu được trải qua các giai đoạn thẩm định sau
- (1) Thẩm định hình thức Đơn,
- (2) Thẩm định nội dung Đơn,
- (3) Công bố Đơn
- (4) Cấp bằng.
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ có hiệu lực trong vòng 10 năm, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp.
Thời gian tra cứu và đăng ký
- Thời gian tra cứu nhãn hiệu tại Mỹ là từ 05-07 ngày làm việc.
- Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ là khoảng 21-28 tháng kể từ ngày nộp đơn.
Tài liệu nộp đơn
Việc nộp đơn được thực hiện dựa trên tài liệu sau:
- Ủy quyền do Quý Khách hàng ký tên và đóng dấu
- Bản tuyên bố sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ. Mẫu tài liệu này sẽ được gửi tới Quý Khách hàng khi baohothuonghieu.com tư vấn.
- Mẫu nhãn hiệu
- Sản phẩm và dịch vụ doanh nghiệp mong muốn đăng ký.
Quy tắc đặc biệt về duy trì hiệu lực trong 10 năm đầu tiên
Để đảm bảo hiệu lực của nhãn hiệu sau khi đăng ký, pháp luật Hoa Kỳ quy định một số điều rất nghiêm ngặt về nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký. Quy tắc đặc biệt về duy trì hiệu lực trong 10 năm đầu tiên sau khi nhãn hiệu được bảo hộ. Quý Công ty cần lưu ý các quy định sau:
- Trừ khi nhãn hiệu được nộp theo Điều §1(a), trong vòng 1 năm tính từ ngày đầu tiên của năm thứ 5 kể từ ngày nhãn hiệu được cấp bảo hộ bởi USPTO, chủ nhãn hiệu phải nộp Bằng chứng Sử dụng năm thứ 5 theo điều §8 hoặc §71 của Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ.
- Đối với các trường hợp nhãn hiệu được nộp đơn theo Điều §1(a), §1(b), §44(d) hoặc §44(e), trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực 10 năm của nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu đã đăng ký tại Hoa Kỳ phải nộp Bằng chứng Sử dụng năm thứ 9 và yêu cầu Gia hạn hiệu lực (còn được gọi là Tuyên bố kép theo điều §8 và §9 của Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ).
- Đối với trường hợp nhãn hiệu được nộp đơn theo Điều §66(a) và đã nộp Bằng chứng Sử dụng năm thứ 5 như đề cập ở trên, trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực 10 năm của nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu đã đăng ký tại Hoa Kỳ phải nộp Bằng chứng Sử dụng năm thứ 9 và đồng thời nộp đơn yêu cầu Gia hạn hiệu lực đối với đăng ký Mỹ bằng cách nộp đơn gia hạn hiệu lực của đăng ký quốc tế (bao gồm cả Hoa Kỳ) cho Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) có trụ sở tại Thụy Sĩ.
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ của SBLAW
Trên đây là thư tư vấn sơ bộ của chúng tôi cho việc đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ. Nếu được lựa chọn là đại diện pháp lý, thay mặt Quý Công ty tiến hành công việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm.
- Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định trước khi nộp đơn.
- Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài để Quý Công ty ký.
- Hỗ trợ Quý Công ty thực hiện các thủ tục công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nộp đơn theo qui định của từng quốc gia (nếu có).
- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại các quốc gia nộp đơn trực tiếp.
- Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho Quý Công ty về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn theo qui định của từng quốc gia đăng ký)
- Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của các cơ quan đăng ký (nếu có) trong quá trình theo đuổi đơn.
- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các nước và bàn giao cho Quý Công ty.
- Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại các nước đã đăng ký.
- Cập nhật ngày hiệu lực của các GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của SB LAW và sẽ nhắc nhở Quý Công ty gia hạn GCN đúng thời hạn.
Với kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu quốc tế cho nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam trong nhiều năm, SBLAW có đầy đủ khả năng để tư vấn cho Quý Công ty giải pháp tối ưu nhất để vượt qua phản đối của bên thứ ba, thiếu sót/từ chối của cơ quan đăng ký tại các quốc gia (nếu có) đảm bảo nhãn hiệu của Quý Công ty có kết quả tốt nhất tại các quốc gia đã lựa chọn. Thực tế cho thấy nhãn hiệu của nhiều công ty sau khi được chúng tôi tư vấn đã vượt qua từ chối và được cấp bằng tại nhiều nước.
Tham khảo thêm >> Đăng ký thương hiệu quốc tế
